暁合同特許事務所　特許　明細書作成

　中間手続とは、特許出願を行って特許査定・審決を得るまでの、手続補正、意見書、審判請求等の諸手続をいいます。弊所では、次のような検討をお勧めします。

現在のクレームが自社技術・製品を確実にカバーしているか。
　出願から数年を経過して中間手続が行われる時点では、出願時のアイデアが具体的な設計段階に至っていたり、または出願時の製品がその後に設計変更されていたりすることが多く、その結果、現在のクレームが自社技術・製品と適合していない状態になっていることがある。
　単に、拒絶理由通知に示された引例を回避する補正に留まらず、同時に、現在の製品・設計を確認してこれをカバーしていることを確認する必要があります。
無効審判を見越したクレーム構成となっているか。
　特許後に、相手方に特許侵害を警告したり、侵害訴訟を提起したりすると、多くの場合、特許は無効審判による攻撃を受ける。その段階で明細書を訂正して無効審判に対抗することは制度上可能であるが、その際に訂正できる範囲は、拒絶理由通知を受けた場合に補正できる範囲に比べて極めて狭い。
　従って、予め無効審判を想定した段階的・多面的なクレームを、中間手続の段階で準備しておくことが望ましい。
現在のクレームは、他社製品とその特許回避策を封じ込めているか？
　他社が特許回避のために設計変更をしようとしても、逃げ道がないように広範な、または多様なクレームが準備されていることが望ましい。出願時に検討されている筈のものではあるが、出願から時間が経過した段階でそれを再検討できるのが中間手続における補正の最大の利点である。

★弊所の具体的な意見書作成方針は、暁・特許実務講座「意見書の書き方」をご覧下さい。

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